Il Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30 è anche noto come Codice della Proprietà Industriale (Codice PI) perché in questo testo sono contenuti gli articoli che riguardano i principali istituti di protezione della proprietà industriale: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, brevetti per invenzione, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali.
Il Codice PI viene periodicamente aggiornato per adeguarlo alle leggi europee, che hanno la preminenza rispetto alle varie leggi nazionali.
Il 1 giugno 2023 sono entrate in vigore le disposizioni sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Unitary Patent Court, UPC) e sul Brevetto Unitario (Unitary Patent, UP). I paesi che hanno ratificato tali disposizioni (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia), rappresentati qui sotto a destra in verde, hanno accettato che le cause che riguardano la materia brevettuale passino sotto la competenza dell’UPC, che prevede tre sedi site in Germania, Francia e Italia; quest’ultima sede è stata designata in seguito all’uscita della Gran Bretagna dagli accordi su UPC dovuta alla Brexit.
Questo significa che oggi una causa per un brevetto sarà di competenza di un tribunale sito a Parigi, Monaco o Milano. È bene sapere che la scelta tra uno di questi tre tribunali non spetta a chi inizia il procedimento legale, ma è dovuta esclusivamente al settore di appartenenza del brevetto:
- Parigi è competente per fisica, elettricità, trasporti, tessili
- Monaco è competente per meccanica, armi, esplosivi
- Milano è competente per chimica, farmaceutica e metallurgia, con probabilmente alcune eccezioni che devono ancora essere definite completamente.
Qualora il proprietario di un brevetto concesso abbia depositato un opt-out all’Ufficio Brevetti Europeo (European Patent Office, EPO) ha la possibilità di continuare ad agire i brevetti di fronte al tribunale nazionale competente, almeno per i prossimi 7 anni di periodo transitorio, come avveniva fino all’entrata in vigore dell’UPC.
Fino alla recente modifica del Codice PI, qualora un proprietario possedesse un primo brevetto italiano (priorità) e un brevetto europeo concesso nazionalizzato in Italia, il vecchio testo dell’Art. 59 del Codice PI dava la preminenza al brevetto europeo. Per fare un esempio, qualora l’ambito di protezione delle rivendicazioni fosse più ampio per la priorità italiana e più limitato per il brevetto europeo nazionalizzato in Italia, era quest’ultimo testo a essere considerato valido davanti al Tribunale nazionale. Questo faceva sì che molti proprietari di brevetti decidessero di smettere di pagare le tasse di mantenimento della priorità italiana, una volta che il brevetto europeo era stato concesso.
Dal 23 agosto 2023, invece, è entrato in vigore un nuovo testo dell’articolo 59, che si riporta integralmente:
1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano).
1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo».
In pratica, in aggiunta al brevetto europeo concesso nazionalizzato in Italia, mantenere in vita la priorità italiana concessa pagando le relative tasse di mantenimento, per il proprietario del brevetto significa avere la possibilità di decidere quale tribunale adire: con il brevetto europeo concesso potrà utilizzare l’UPC (Monaco o Parigi o Milano secondo le regole di competenza illustrate sopra), mentre con la priorità italiana potrà decidere di adire una delle 12 sezioni specializzate in proprietà industriale (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia).
Considerando i costi, la complessità e le incertezze che pesano sul nuovo sistema prima che entri completamente a regime, questa sembra essere una possibilità interessante per i titolari di brevetti italiani, a fronte di una spesa relativamente esigua.
Il vostro mandatario brevettuale potrà darvi ulteriori informazioni per aiutarvi a prendere una decisione ragionata sull’eventuale mantenimento in vita delle priorità italiane.